[column] Brandr 8: Merkbescherming

In Brandr 8 over merkbescherming gaat het achtereenvolgens over:

8.1. Namen en merken
8.2. Merkregistratie
8.3. Merkenwet
8.4. Merktekens
8.5. Kernpunt: onderscheidend vermogen

Merkenrecht
Tot aan het laatste kwart van de 19e eeuw was er geen sprake van een vorm van juridische merkbescherming. Een van de oorzaken daarvan was ongetwijfeld, dat men nog niet gewend was om in merkentermen te denken. Men zag de naam van de onderneming niet anders als wat deze in z’n beperking was. Om helderheid te krijgen in het onderscheid tussen een merk en een ondernemingsnaam zullen we deze eerst definiëren: ook in 2021 zijn er nog hele volksstammen die het verschil ertussen niet doorzien. Ik baseer me hierbij op de gebruikelijke definities in het Engelse merkenrecht.

8.1 Namen en merken
Een handelsnaam (ofwel 'tradename') is de naam die een onderneming gebruikt om zichzelf te identificeren. Hij wordt gebruikt op brief hoofden, bankrekeningen , zaken rekeningen, gebouwen, vervoersmiddelen enzovoort. Een handelsnaam wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en geniet enige bescherming.

Maar een handelsnaam valt niet onder het merkenrecht. Men is vrij welke naam ook te kiezen.

Het handelsmerk is een waarneembare en herkenbare naam, teken, logo, embleem, getal, vorm of combinatie daarvan, die aangebracht wordt op produkten, ten einde de maker ervan te identificeren en te onderscheiden van andere van dezelfde categorie. Een handelsmerk kan samenvallen met de handelsnaam, maar is verbonden met de produkten en diensten van de houder. Een handelsmerk kan eigenlijk alles zijn, wat de herkomst van deze product(en) en diensten identificeert. Een handelsmerk kan geregistreerd worden in het Merkenregister en is dan eigendom van de houder.

Een merk is een unieke combinatie van een woord, beeld, vorm, getal, symbool, dat aanwezig is in het geheugen van mensen, en daarin verbonden met betekenissen, attitudes en gevoelens. Een handelsmerk is het samenstel van tekens dat op een produkt is aangebracht. Een merk is allereerst een representatie en een imago in het geheugen. Een handelsmerk kan morgen ontstaan, een merk is het resultaat van jaren van aanwezigheid en communicatie. Men zou kunnen zeggen dat een handelsmerk een voorstadium is van een merk. Veel retailers hebben een portefeuille van zogenaamde ‘eigen merken’ die in feite niets anders zijn dan handelsmerken, waarvan de meeste mensen nog nooit gehoord hebben. Retailers denken daarmee klaar te zijn, terwijl ze niets anders hebben dan een naam in een register.

8.2 Merkregistratie
Merkhouders kunnen het exclusieve recht van het merkgebruik verwerven, door het te laten ‘registreren’ in het merkenregister. Daaraan zijn voorwaarden verbonden waarvan de belangrijkste zijn, dat zij onderscheidend vermogen hebben, verbonden zijn met een produkt- of diensten categorie en voldoende bekendheid genieten. Art. 1 van het ‘Benelux-verdrag inzake het intellectuele eigendom’ stelt expliciet, dat bijna alles een merk kan zijn, zolang het kenteken helpt om de produkten of diensten van de ene onderneming te onderscheiden van die van andere soortgelijke aanbieders. Zo werd in 2014 de inrichting van de Apple-winkels als merkteken erkend en geregistreerd. Merktekens die in aanmerking kunnen komen voor registratie zijn :

* Namen
* Lettercombinaties
* Getallen
* Logo’s/symbolen
* Verpakkingen
* Kleuren/kleurcombinaties
* Architectuurkenmerken-design
* Winkel-inrichtingen
* Product vormgeving

De registratie geldt voor een nauwkeurig omschreven gebied of gebieden. Meerdere organisaties kunnen hetzelfde handelsmerk bezitten, mits in duidelijk verschillende product- of dienstencategorieën.

Het merk Ajax is zowel een voetbalvereniging als een schoonmaakmiddel.

Invulling merk kan verschillen

Van eigendomsrecht en de juridische bescherming van handelsmerken was tot 1875 geen sprake. In 1824 was in Frankrijk al wel een proto-merkenrecht ontstaan, dat bestond uit registratie van ‘imaginaire namen van firma’s' (Mercer, 2010). Vanaf 1857 waren er bedachte productnamen toegestaan.

8.3 Merkenwet

In Engeland werd in 1862 door een parlementaire commissie een eerste voorstel voor een merkenwet uitgebracht, waarvoor echter nog een aantal essentiële vragen beantwoord zouden moeten worden, zoals:

- Wat is een merk?
- Kan een merk eigendom zijn van een juridische entiteit?
- Moet er een systeem van merkregistratie komen?
- Welke macht heeft de registreerder?
- Welke juridische problemen zullen zich voordoen?
- Waar liggen de grenzen van merken?

Men zag een merk louter als een visueel kenteken, een embleem, waaraan een naam of woord kon worden toegevoegd. Een handelsmerk dat alleen maar uit een woord bestond, werd vooralsnog niet als merk gezien. Een uitzondering daarop was een naam (of woord) die in een onderscheidende grafische vorm was gegoten.

In 1875 kwam de eerste merkenwet in Engeland tot stand, waarin een systeem van formele nationale registratie geregeld werd. In 1876 werden niet minder dan 10.000 registratie-aanvragen ingediend. Met die eerste wet was wel een belangrijke stap gezet, maar een groot aantal vragen bleef nog onbeantwoord, en zouden de volgende jaren alsnog geregeld moeten worden. De essentiele vraag bleef nog steeds: Wat is een merk? En waaraan moet een merk voldoen om voor registratie in aanmerking te komen?

Op basis van de ervaringen met de merkregistratie en de juridische processen die daar uit voortkwamen kwam in 1883 een meer gedetailleerde wet tot stand. In 1891 gevolgd door een wet waarin belangrijke beperkingen van wat een merk is,  werden weggenomen. Met name werd de voorwaarde van een visueel teken afgeschaft. Vanaf dat jaar werden ook woorden als merk geaccepteerd, zonder de voorwaarde van een grafische vormgeving ervan. Vanaf 1891 volstond het blote woord. Maar een vraag bleef: wat voor woorden wel en welke niet.  Men was het erover eens dat bestaande woorden acceptabel waren, mits in een nieuwe betekenis (zoals:  ‘Sunlight’ voor wasmiddel en later 'Apple' voor computer). De bestaande betekenis van woorden moest ontzien worden: de merkhouders zouden geen eigenaar mogen worden van de engelse taal. In 1888 werden ook beschrijvende woorden en geografische en familienamen van registratie uitgesloten.

In 1891 werden fantasiewoorden als merk geaccepteerd. Daaronder werden  nieuw bedachte woorden gerekend , die nog geen betekenis hadden. Zoals Oxo, Bovril, Ringo, Vim, Kodak, Pepsi Cola, Ivory, Jell-O, Odol en Aunt Jemima.

Het Engelse ‘Intellectual Property Office’ publiceert richtlijnen voor merken die niet voor registratie in aanmerking komen. Dit is het geval wanneer zij:

* Produkten of diensten beschrijven, bijvoorbeeld de kwaliteit,kwantiteit, doel, waarde of de geografische herkomst ervan.
* Niet onderscheidend zijn
* Drie-dimensionaal zijn
* Beschermend embleem zijn
* Agressief zijn
* Voor illegale producten zijn
* Bedrieglijk zijn, door b.v. een kwaliteit te suggereren die niet waar gemaakt wordt.

Een merkregistratie moet elke tien jaar hernieuwd worden. In 1883 was een ‘Parijse conventie voor de bescherming van industrieel eigendom’ tot stand gekomen, waar andere landen zich bij konden aansluiten. Zij accepteren dezelfde bescherming voor buitenlandse merken als voor de merken in het eigen land.

In 1870 was een eerste merkenwet in de V.S. tot stand gekomen, in 1905 gevolgd door een wet die nationaal geldend was. In 1920 werd deze verder uitgebreid. In 1946 gevolgd door de ‘Lanham Act’, een wet die heden ten dage nog steeds geldt. Daarin werd met name ook de bescherming van dienstenmerken opgenomen. Vanaf 1870 tot 2000 zijn 2,3 miljoen merken in de V.S. geregistreerd. Alleen al in 1999 werden bijvoorbeeld 104.000 merken geregistreerd.

In 1880 kwam de eerste Nederlandse merkenwet tot stand. Voordien gold een Franse wet, die in 1811 in de Franse tijd (1795-1813) in werking getreden was, en die enige bescherming bood aan handelsmerken. De wet van 1880 bepaalde dat het uitsluitend recht van eigendom en het gebruik alleen door inschrijving verkregen kon worden en beperkt zou zijn tot die soort van waren waarvoor het blijkens de opgave van de aanvrager, bestemd was. Hieronder vielen nog geen diensten, die werden pas toegevoegd in een herziening van 1987.

In 1893 werd deze wet herzien, en werd vastgelegd dat het recht op een merk verkregen kan worden op grond van het eerste gebruik voor de categorie waarvoor het gebruikt was.

Een belangrijke bepaling uit de wet van 1880 betrof de onscheidbaarheid van de onderneming en haar handelsnaam. Geen van beide kon zonder het andere aan derden worden overgedragen. Deze koppeling zou nog jaren standhouden, en tot veel discussie leiden.

In een herziening van de Nederlandse wet in 1921 werd voorzien in het toestaan van de overdraagbaarheid van de handelsnaam, gescheiden van de onderneming. Dit werd ook bevestigd in de Benelux Merkenwet, de in 1971 door de drie landen werd aangenomen, en waardoor een inschrijving zou gelden voor de gehele Benelux. De aangepaste Nederlandse wet uit 1893 kwam hiermee te vervallen.

In Nederland zijn de rechten van merken nu geregeld in het ‘Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom’ ('BVIE'). Merken die onvoldoende onderscheidend vermogen hebben, of die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden, worden door het merkenbureau niet ingeschreven.

In 1984 werd ook de registratie van dienstenmerken in de Engelse wetgeving opgenomen. In 1988 werd namaak van een handelsmerk als een criminele handeling aangemerkt.

Een merkhouder is zelf gehouden om zijn merk(en) rechtens tegen inbreuk te beschermen, waarbij hij zich kan baseren op de registratie. Bij een geschil tussen een merkhouder en een oneigenlijke gebruiker van diens merk zal de rechtbank een aantal aspecten in overweging nemen, zoals:

* De bekendheid van het merk
* De verwantheid van de goederen
* De mate van overeenkomst van de namen
* Bewijzen van verwarring
* De mogelijkheden van extensies van de concurrent
* De overeenkomst/het verschil van afzetkanalen.

In 1891 werd de ‘Overeenkomst van Madrid' gesloten, die voorzag in een systeem waardoor door middel van een internationale inschrijving bescherming in een groot aantal landen verkregen werd.

Bij het vaststellen van de merkwetten stonden steeds twee overwegingen centraal: ‘Wat is een merk?’ en ‘Wat is onderscheidend vermogen?’

8.4 Merktekens

In het Trip-verdrag uit 2004 voor Europa werd het merkbegrip als volgt gedefinieerd:

'Een merk is elk teken of elke combinatie van tekens waarmee waren of diensten van de ene onderneming van die van andere ondernemingen kunnen worden onderscheiden.'
(Maar op grond van inburgering kunnen ook niet-onderscheidende tekens worden ingeschreven, GF).

Maar wat kunnen tekens zijn?

In het eerder genoemde 'Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom' ('BVIE') dat in 2006 tot stand gekomen is, werden de bepalingen van de Benelux Merkenwet ongewijzigd overgenomen. Er worden de volgende voorbeelden van merk-vormen in genoemd:

* Benamingen
* Tekeningen
* Afdrukken
* Stempels
* Letters
* Cijfers
* Vorm van waren
* Verpakkingen

De ruit van Burberry is ontstaan en geregistreerd in 1924

Kortom: al die merken die zich laten uitdrukken in cijfers, letters en leestekens. Het hof van justitie van de Europese Gemeenschap had al bepaald, dat ‘merken weergegeven moeten kunnen worden door figuren, lijnen of lettertekens, zodat het teken nauwkeurig kan worden geidentificeerd, terwijl de weergave duidelijk, nauwkeurig, volledig, toegankelijk , begrijpelijk, duurzaam en objectief moet zijn’.

Het BVIE-verdrag gaat hierbij uit van zichtbare tekens, terwijl er veel andere vormen zijn die de functie van merk-herkenningtekens kunnen uitoefenen, mits zij in staat zijn om de waren en diensten van de ene onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen en recht op gebruik door anderen met dezelfde naam niet aangetast wordt.

Het merkbegrip is open van karakter en niet limitatief.

Cohen Jehoran et al (2009) geven de volgende voorbeelden:

* Geslachtsnamen
* Voornamen
* Pseudoniemen
* Namen van bekende personen
* Bijnamen
* Slagzinnen
* Titels (boeken, programmas enz.)
* Beeldmerken,logos ,vignetten
* Portretten
* Fictieve personen
* Advertising properties
* Vormen (producten, verpakkingen)
* Diensten
* Kleuren
* Klanken
* Geuren
* Smaken
* Tastmerken
* Materiaal merken
* Bewegings-merken

8.5 Kernpunt: Onderscheidend vermogen
Onderscheiden is de kernfunctie van een merk: het is de capaciteit van een teken om de waren en /of diensten van de ene onderneming te onderscheiden van die van andere soortgelijke ondernemingen. Het begrip onderneming moet ruim uitgelegd worden: het omvat elke deelnemer aan het economische verkeer. Dus ook stichting, instelling, vereniging en organen van de staat.

Het onderscheidend vermogen van een merk-teken is het antwoord op de vraag of relevante publiciteit het opvat als een teken dat de identiteit van de betrokken-waar als afkomstig van een bepaalde onderneming demonstreert. Het is geen vaste grootheid maar gerelateerd aan de tijd. Een merk kan aanvankelijk nog weinig onderscheidend zijn, maar dat door gebruik meer worden. Het kan zwak of sterk onderscheidend zijn. Maar een merk kan ook ‘verwateren’. Een teken zonder onderscheidend vermogen kan niet als merk dienst doen (Cremer, 1946). Zulke tekens worden niet door het merkenbureau geregistreerd.

Om bescherming te ontvangen moet een merk dus primair onderscheidend zijn: men moet er de oorsprong van het produkt uit kunnen afleiden. Door Abercrombie & Fitch in de V.S. worden merken ingedeeld in vier categorieen, gebaseerd op de relatie tussen het merk en het onderliggende product of producten. Deze zijn :

1) Arbitrair merk: heeft geen logische relatie met het onderliggende product

2) Suggestief merk: merk suggereert een eigenschap van het onderliggende product. (‘Apple’ voor computers)

3) Beschrijvend merk: Merk dat rechtstreeks een eigenschap of kwaliteit van het product beschrijft of suggereert (kleur, geur, functie, ingredient). Dit soort merken zijn uit zichzelf niet onderscheidend en worden alleen beschermd wanneer ze een secundaire betekenis ontwikkeld hebben. bijvoorbeeld herkomst van een specifieke producent.

4) Generiek merk: beschrijft de algemene categorie waar het onderliggende product onder valt.

Arbitraire en suggestieve merken komen voor een hoge mate van bescherming in aanmerking. Beschrijvende merken pas nadat ze een secundaire betekenis ontwikkeld hebben. Generieke merken kunnen niet beschermd worden.

In 1994 werd een definitie van het fenomeen ‘merk’ in de Engelse wet opgenomen:

'A brand can be a trade name, a sign, symbol, slogan or anything that is used to identify and distinguish a specific product, service or business. But a brand is much more than this; it can all be a ‘promise of an experience’ and convey to consumers a certain assurance as to the nature of het product or service they will receive and also the standards the supplier or manufacturer seeks to maintain. For example, a ‘brand’ might focus on exclusivity of design; or perhaps a combination of these and other values. This guaranteeing function is not created overnight; it is usually hard won in the marketplace and develops over time.

Brands are therefore reputational assets based on powerfully held beliefs; they drive the understanding of value in a product or company, and, perhaps most importantly, customer loyalty. It can, therefore, be important that as a company develops and expands, it considers how its new products and services fit in with its branding, and how the value that it represents may be protected under intellectual property right.'

Dit lijkt me een mooie tekst als afsluiting van dit hoofdstuk.

Wordt over twee weken vervolgd in Brandr 9.

Giep Franzen

* eindredactie: Peter van Woensel Kooy, met dank aan Swocc

MarketingTribune belicht om de twee weken in print hoe de theorie uit o.a. Brandr in praktijk gebracht kan worden. Klik hier voor een eigen abonnement en blijf voortaan volledig bij.


Onder andere Artis was een illustere klant van Gieps bureau FHV. In deze onlangs opgedoken film over FHV wordt hij om deze reden met een dierentuindirecteur vergeleken. Boven: poster voor Artis.

* klik op onderstaand 'profiel' van Giep en zie alle reeds gepubliceerde delen van Brandr chronologisch op een rij of raadpleeg de lijst hieronder.

Archief: lees hier alle delen van Brandr terug
Brandr 1: De introductie van een merkkroniek
Brandr 2: Merken gedefinieerd
Brandr 3: De geschiedenis van merken
Brandr 4: Het ontstaan van massaproductie en massaconsumptie
Brandr 5: De invloed van nieuwe energiebronnen
Brandr 6: Ontdekkingen en uitvindingen
Brandr 7: De rol van entrepreneurs